Zeeuwse snackbar wint van fastfoodketen Wendy’s (Novagraaf)

Auteur: Theo Visser (Novagraaf)

Veel media besteedden al aandacht aan snackbar Wendy’s uit Goes, die de kwestie over haar merknaam gewonnen heeft van de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s. Het Gerechtshof in Den Bosch bevestigde in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank Breda: het merk van de snackbar wordt ‘normaal gebruikt’. Theo Visser licht de leer van normaal gebruik in het merkenrecht nader toe.

Achtergrond

De kwestie speelt al enige tijd. De Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s wil zich in de Benelux vestigen maar haar merkaanvraag wordt tegengehouden door snackbar Wendy’s in Goes, die sinds 1995 een merkregistratie heeft voor het woordmerk Wendy’s. Het bedrijf voert de naam Wendy’s voor haar snackbar al sinds 1988. Het merk van de snackbar is ingeschreven voor horeca-/snackbardiensten en snackproducten.

Wendy's VSWendy's Goes

Het Amerikaanse Wendy’s stelt dat het gebruik van het merk in Goes zeer lokaal is en dat daarmee geen sprake is van normaal gebruik van het merk en dat de registratie daarom voor vervallenverklaring in aanmerking komt. De rechtbank Breda oordeelde in 2017 dat het merk wel degelijk normaal wordt gebruikt en dit werd onlangs door het Hof te ’s Hertogenbosch bevestigd.

Normaal gebruik

Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn voornaamste functie – dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor deze producten of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden.

Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Dit betreft in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde producten of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze producten of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk.

Als bovenstaande niet het geval is, kan een Benelux-merk 5 jaar na de registratiedatum vervallen worden verklaard. Die regeling is bedoeld om te voorkomen dat merkhouders met ongebruikte exclusieve rechten het register bezetten en zo de weg voor derden blokkeren.

Beslissing

Het Hof heeft geoordeeld dat de snackbar het merk wel degelijk gebruikt. Dat blijkt uit de zichtbaarheid van het logo op de pui van de snackbar, op verpakkingsmateriaal, kassabonnen en bedrijfskleding. Anders dan de Amerikaanse keten betoogt, is het geen vereiste voor normaal gebruik dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt.

Voor wat betreft de registratie van het merk voor snackproducten vindt het Hof dat de snackbar het merk niet normaal heeft gebruikt, ook niet bij enkele specifiek door haar bereide producten die zij onder de benaming Wendy’s in de snackbar heeft verkocht. Meestal worden in snackbars producten van grote snackleveranciers verkocht.

Conclusie

Belangrijke conclusie is dat het van groot belang is om een handelsnaam ook als merk vast te leggen voor de diensten die men onder die naam verleent. Ook indien u slechts lokaal of regionaal actief bent, heeft het zin om uw merk goed te registreren. U heeft dan een instrument om op te treden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Uiteraard is het mogelijk om met partijen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van een overeenstemmend merk afspraken te maken over het gebruik. U kunt uw merk bijvoorbeeld in licentie geven en daarbij een vergoeding overeenkomen voor het gebruik van het merk.

Bron: Novagraaf