Merkenrisico bij bedrijfsovernames: een kostbare les (Novagraaf)

Auteur: Novagraaf

De overstap van BLOS naar BASKER laat zien hoe groot de impact van een merkrechtelijk conflict kan zijn. Nadat Babilou Family in 2021 BLOS Kinderopvang had overgenomen, ontstond jaren later een geschil over het gebruik van het merk BLOS.

Kinderopvang BLOSSE stelde dat BLOS inbreuk maakte op haar merkrechten. Uiteindelijk moest Babilou Family afscheid nemen van een gevestigde merknaam en een nieuwe identiteit introduceren. Novagraaf ondersteunde Babilou Family hierbij en onderzocht de beschikbaarheid van de nieuwe naam: BASKER.

Voor kopers van ondernemingen biedt deze zaak een belangrijke les. Beoordeel of er geen conflict dreigt over IE, waaronder merkregistraties.

Pas na ontvangst van de sommatie om het gebruik van de naam BLOS te staken, kwam aan het licht dat de verkoper voorafgaand aan de aanvraag van het merk BLOS een beschikbaarheidsonderzoek had laten uitvoeren. In dat onderzoek werd het merk BLOSSE als een potentieel hoog risico genoemd. Desondanks werd besloten het merk BLOS te deponeren. Een jaar later volgde een registratie van een woord/beeldmerk BLOS. Beide merken werden zonder bezwaar geregistreerd. De verdere uitbreiding van BLOS-kinderopvanglocaties verliep jarenlang zonder problemen, terwijl het merk steeds zichtbaarder werd op de markt.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelde dat onvoldoende was bewezen dat de verkopers hun verplichtingen uit de verkoopovereenkomst hadden geschonden. De rechtbank achtte het aannemelijk dat zij ten tijde van de overname niet langer dachten aan het eerdere beschikbaarheidsonderzoek of aan de bestaande BLOSSE-merken. Om die reden werd ook hun verklaring dat zij niet bekend waren met een mogelijke inbreuk op merkrechten van derden geloofwaardig geacht.

Dat betekende dat er geen sprake was van bedrog of van opzettelijke verzwijging. De vorderingen werden afgewezen en de aanzienlijke rebrandingkosten konden niet op de verkopers worden verhaald.

Wat kunt u hiervan leren?

De IE-rechten hadden tijdens het verkoopproces relatief weinig aandacht gekregen en de koper had slechts beperkte vragen had gesteld.

Voor kopers is het daarom belangrijk om waarde toe te kennen aan IP due diligence bij een overname.

Praktische aandachtspunten voor kopers

• Besteed tijdens due diligence expliciet aandacht aan mogelijke merkrechtelijke risico’s en bestaande conflicten;
• Laat belangrijke merken opnieuw beoordelen als zij een wezenlijk onderdeel van de bedrijfswaarde vormen;
• Vraag naar eerdere clearance searches en adviezen;
• Overweeg of aanvullende garanties of vrijwaringen in de SPA wenselijk zijn wanneer sprake is van een verhoogd merkenrisico.

Bron: Novagraaf