Merkenrecht : nu ook administratieve procedure voor nietigverklaring en oppositiegronden uitgebreid (LegalNews.be)

IT & IP | 7 augustus 2018

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/08/2018

In het Staatsblad van 19 juli 2018 werd de ‘Wet van 16 augustus 2016 Wet houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014’ gepubliceerd, wet die in werking is getreden op 1 juni 2018.

1. Uitbreiding van de oppositiegronden

Tot op heden waren de oppositiegronden vrij beperkt: de houder van een oudere merkinschrijving kon zich enkel verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk als dit identiek of overeenstemmend is en voor identieke of soortgelijke waren of diensten is gedeponeerd.
Vanaf nu kan de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet zich ook verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten.

Wat zegt de Memorie van Toelichting?

Reden hiervoor was met name dat het Bureau destijds nog geen enkele ervaring had met inter partes procedures en dat geoordeeld werd dat andere gronden, waarvoor de bewijslast over het algemeen zwaarder is, beter door de rechter konden worden beoordeeld. De oppositieprocedure is in de praktijk een succes gebleken; inmiddels worden jaarlijks ruim 1 000 nieuwe opposities ingediend (ongeveer 5 % van de depots wordt geopponeerd). Het Bureau heeft dus de nodige ervaring opgedaan en uit de voornoemde evaluatie blijkt duidelijk dat gebruikers tevreden zijn met de werking van deze procedure. Uit de evaluatie blijkt verder dat gebruikers graag een verruiming van de aan te voeren gronden zouden zien. De Regeringen van de Benelux-landen stellen voor om aan deze wens tegemoet te komen, door de oppositieprocedure uit te breiden, zodat het voor de houder van een ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet, mogelijk maakt om, onder omstandigheden, zich te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit is de grond waaraan blijkens de evaluatie duidelijk de meeste behoefte onder gebruikers bestaat. Overigens kan worden opgemerkt dat in de evaluatie ook enkele andere gronden voor verzet tegen een merkdepot zijn onderzocht, maar dat daarvoor minder interesse onder gebruikers bestaat. Het gaat hier bovendien in wezen om niet-merkenrechtelijke gronden zoals oudere handelsnamen, auteursrechten of (al dan niet contractuele) rechtsverhoudingen tussen partijen. De Regeringen van de Benelux-landen achten het daarom meer aangewezen om deze gronden, die betrekking hebben op rechten die op nationaal niveau worden beheerst, door de nationale rechter te laten beoordelen; er wordt dus voorgesteld om de oppositieprocedure bij het Bureau beperkt te houden tot gevallen waarin een ouder merk tegen een jonger merk wordt ingeroepen.

2. Uitbreiding van de oppositiegronden

Verzet tegen een ingeschreven merk kan voortaan via een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Benelux-Bureau zelf. Die nieuwe administratieve procedure komt niet in de plaats van de nietigheid of het verval dat men kan vorderen bij de rechter: beide procedures staan naast elkaar.

Wat zegt de Memorie van Toelichting?

Naar verwachting zal de relatief eenvoudige administratieve procedure bij het Bureau vooral een meerwaarde bieden in gevallen waarin (nog) geen conflict over het gebruik van een merk bestaat, maar een derde er niettemin belang bij heeft om een bepaalde inschrijving uit het register verwijderd te krijgen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat deze hem niet later kan worden tegengeworpen. Verder moet worden benadrukt dat de beslissing van het Bureau uiteraard aan rechterlijke toetsing onderworpen is. Zoals voor alle beslissingen van het Bureau, is hiervoor het Benelux-Gerechtshof aangewezen als beroepsinstantie door het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (ratificatieproces aan de gang).