Merk versus oudere handelsnaam (Caluwaerts Uytterhoeven)

De feiten

Onderneming A had haar handelsbenaming als merk geregistreerd en gebruikte deze benaming ook als domeinnaam.

Zij beweerde dat Onderneming B, actief in dezelfde sector, door het gebruik van een gelijkaardige naam inbreuk pleegde op haar merk- en handelsnaamrechten, en vorderde onder meer de staking van het gebruik van deze benaming en overdracht van de domeinnaam.

Tijdens de procedure toonde Onderneming B echter aan dat zij al eerder onder haar handelsnaam actief was dan Onderneming A, die overigens ook pas later was opgericht. Onderneming B had haar handelsnaam ook als domeinnaam geregistreerd.

De beoordeling: ouder handelsnaamrecht versus merk

Volgens het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) kan een merkhouder optreden tegen gebruik van een gelijkend teken voor gelijke of overeenstemmende diensten indien verwarringsgevaar bestaat. Een merkhouder heeft in principe het sterkte recht en kan een inbreukmakende partij horen en doen bevelen om het gebruik van haar benaming te staken.

Het BVIE voorziet echter ook in een uitzondering: een merk verleent geen recht om een derde het gebruik van een ouder recht van plaatselijke betekenis (zoals een handelsnaam) te verbieden, mits dat recht erkend is en daadwerkelijk gebruikt wordt.

De rechtbank stelde vast dat Onderneming B haar handelsnaam reeds vóór de registratie van de sterk gelijkende benaming als merk door Onderneming A publiek, zichtbaar en voortdurend gebruikte. Diverse feitelijke bewijsstukken (communicatie met externen, registratie van de domeinnaam en online vacatures) bevestigden dit oudere gebruik.

Onderneming A kon op basis van haar merk het gebruik van de sterk gelijkende maar oudere handelsnaam van Onderneming B dus niet verhinderen.

Ook de argumentatie op basis van handelsnaamrecht en domeinnaamrecht werd afgewezen.

De rechtbank bevestigde dat bescherming van een handelsnaam ontstaat door het eerste publieke gebruik, en dat deze bescherming blijft gelden zolang de handelsnaam effectief wordt gebruikt. Onderneming B toonde aan dat zij haar naam eerder gebruikte en onafgebroken was blijven gebruiken, zodat zij zich op de bescherming van haar handelsnaam kon beroepen.

Wat de domeinnaam betreft, werd geoordeeld dat de registratie door Onderneming B niet te kwader trouw gebeurde, aangezien het merk en de handelsnaam van Onderneming A op dat moment nog niet bestonden. De vordering tot overdracht werd dan ook afgewezen.

Besluit

Het vonnis bevestigt dat een merkhouder het gebruik van een oudere handelsnaam niet kan verhinderen.

Voor ondernemingen die verkiezen om hun benaming niet als merk te registreren, is het dus wel belangrijk om hun daadwerkelijk en ononderbroken gebruik te documenteren.