Hoe octrooieerbare uitvindingen vertrouwelijk te houden: Contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen (Novagraaf)

Auteur: Rose-Marie Ehanno (Novagraaf)

Een uitvinding kan door de eigenaar op twee manieren worden beschermd: door het indienen van een octrooiaanvraag of door bedrijfsgeheim. In beide gevallen is het van cruciaal belang de uitvinding te beschermen door contractuele verplichtingen tot geheimhouding in te stellen en de mogelijkheden tot openbaarmaking te beperken. Als dat niet voldoende is, moet zo snel mogelijk een datum worden vastgesteld, zo nodig door middel van een voorlopige aanvraag.

Vertrouwelijkheid om de nieuwigheid te beschermen

Wanneer de eigenaar van de uitvinding deze wil beschermen door middel van het zakengeheim, moet hij waakzaam zijn in zijn omgang met iedere persoon, derde of partner. Hij moet hetzelfde doen als hij zijn uitvinding wil beschermen door middel van een octrooiaanvraag. Voor het verlenen van een octrooi gelden namelijk verschillende voorwaarden: nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en industriële toepassing (L611-10 CPI).

Nieuwheid wordt in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (IPC) gedefinieerd in artikel L611-11 “Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek”; de tekst legt verder uit dat de stand van de techniek bestaat uit “alles wat vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, gebruik of op enige andere wijze ter beschikking van het publiek is gesteld”. Dit betekent dat elke openbaarmaking, bijvoorbeeld via een gepubliceerd artikel of een conferentie, van de uitvinding die plaatsvond voordat de octrooiaanvraag werd ingediend, de uitvinding haar octrooieerbaarheid ontneemt.

Daarom is het van essentieel belang om de discretie te waarborgen van iedereen die kennis heeft van het werk aan de uitvinding, of dat nu een partner, een werknemer of een onderaannemer is. Voordat informatie of knowhow wordt bekendgemaakt, moet deze discretie worden gewaarborgd door een geheimhoudingscontract op te stellen of door een geheimhoudingsclausule op te nemen in het contract dat de partijen bindt (arbeidscontract, partnerschapscontract, onderaannemingscontract).

Deze verplichting moet met grote zorg worden geformuleerd, en met name moet het doel van de geheimhouding duidelijk en ondubbelzinnig worden omschreven om elke twijfel over de reikwijdte ervan te vermijden. Het is deze contractuele verplichting die het mogelijk maakt de contractuele aansprakelijkheid van de openbaarmaker van vertrouwelijke informatie in werking te stellen in geval van een geschil.

De contractuele geheimhoudingsplicht maakt het ook mogelijk om niet in de val van zelfopenbaring te trappen. In een arrest van het Hof van Cassatie uit 1987 wordt inderdaad erkend dat openbaarmaking in een citaat, bij ontstentenis van een geheimhoudingsplicht, tot gevolg heeft dat het octrooi “het nieuwheidsvereiste dat de geldigheid ervan bepaalde” verliest (Cass.,com., 19 mei 1987 n°86-11598). Het gaat er dus niet alleen om zich te beschermen tegen openbaarmaking door derden, maar ook tegen openbaarmaking door jezelf.

De publicatieclausule om openbaarmakingen te controleren

In de praktijk is de vertrouwelijkheid van uitwisselingen vaak beperkt in de tijd. Soms is het nodig de partner toe te staan wetenschappelijke artikelen te publiceren over de technische vooruitgang en de ontwikkelde kennis. Het komt vaak voor dat uitvinders hun onderzoek of resultaten willen publiceren. Deze verspreiding van nieuwe kennis is een van de pijlers van de wetenschappelijke vooruitgang en geeft de auteur een reputatie.

Indien de partner of onderaannemer een artikel over de uitvinding wil of moet publiceren, is het noodzakelijk een publicatieclausule op te nemen. Deze clausule moet de grenzen en voorwaarden aangeven voor mededelingen die betrekking kunnen hebben op de uitvinding. Afhankelijk van de behoeften van de partijen kan het een tijdslimiet zijn: om elke publicatie gedurende een bepaalde periode te voorkomen en zo het indienen van de octrooiaanvraag mogelijk te maken; of een voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van elke publicatie door de eigenaar van de uitvinding.

Het kader van de publicatiehypothesen is niet anekdotisch. Door de voorwaarden nauwkeurig vast te leggen, kan immers de communicatie over de uitvinding worden gecontroleerd en het risico van openbaarmaking worden beperkt.

De voorlopige octrooiaanvraag om de nieuwheid te bewaren

Indien de voorgaande maatregelen niet of onvoldoende zijn genomen, en een openbaarmaking in het verschiet ligt, is er nog een mogelijkheid om de nieuwheid van de uitvinding te redden: het indienen van een voorlopige octrooiaanvraag.

De voorlopige toepassing is het resultaat van de PACTE-wet en trad in werking op 1 juli 2020. Ze is rechtstreeks geïnspireerd op de Amerikaanse voorlopige toepassingen. Deze procedure maakt het mogelijk een recht van voorrang te dateren en te openen, door een eenvoudige technische beschrijving van de uitvinding aan het INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) te zenden. Het is niet nodig om de vorderingen door te sturen; de documenten in het dossier worden later ingediend. Dit maakt het mogelijk om heel snel een depot te maken.

Deze toepassing is minder duur en veel sneller. Er zij echter op gewezen dat de voorlopige aanvraag geen intellectuele eigendomstitel is, zij moet binnen 12 maanden na indiening worden omgezet in een echte octrooiaanvraag of een gebruikscertificaat, anders wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken.

Deze optie maakt het mogelijk te anticiperen op een op handen zijnde openbaarmaking en beperkt zo het risico van verlies van rechten wegens gebrek aan nieuwheid. Het moet echter slechts spaarzaam worden gebruikt, wanneer er niet genoeg tijd is om een volledige aanvraag op te stellen. De technische beschrijving van de uitvinding, die de enige voorwaarde is voor het indienen van een voorlopige aanvraag, kan namelijk onvoldoende zijn om de prioriteit van de latere aanvraag geldig vast te stellen, met name bij gebrek aan conclusies. In dit geval, aangezien de openbaarmaking reeds heeft plaatsgevonden, zal nieuwheid ontbreken en zal de definitieve aanvraag worden afgewezen.

Bron: Novagraaf