Brand Piracy: Kapers op de kust! (K law)

IT & IP | 27 juni 2020

Auteurs: Thomas Degraeve en Laura Vanuytrecht (K law)

Publicatiedatum: 24/06/2020

Branding is meer dan ooit een hot topic. Zowel startups als grotere ondernemingen investeren veel tijd en middelen in het vinden of beschermen van de perfecte naam waaronder zij hun goederen of diensten op de markt willen brengen. Er zijn echter meer en meer kapers op de kust.

We bespreken hier kort een veelvoorkomend voorbeeld. Een startup beslist haar innovatief product via een webshop te verkopen. Gelet op het succes van de online verkoop beslist de startup na enkele maanden haar productnaam als merk te deponeren. Bij de aanvraag komt ze echter tot de vaststelling dat één van haar grootste concurrenten dezelfde naam reeds deponeerde als merk en nu ook aankondigt dezelfde producten onder deze naam te verkopen. Ook de daartoe gebruikte domeinnaam is quasi-identiek.

Hoewel bij registraties van merken en domeinnamen het principe “first come, first served” wordt toegepast, betekent dit nog niet dat de startup machteloos staat tegen dergelijke copycats.

Een merk kan immers nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw gebeurde, ook al was de copycat eerst. Er is sprake van kwade trouw wanneer de aanvrager – rekening houdend met de precieze omstandigheden en de respectieve (eerdere) rechten van partijen – oneerlijke bedoelingen heeft met de inschrijving. Bijvoorbeeld om mee te surfen op de naamsbekendheid of enkel en alleen om een concurrent tegen te werken.

Een procedure tot nietigverklaring kan tegenwoordig zowel bij het Benelux merkenbureau als bij de gewone rechtbanken worden opgestart. Dat eerste verloopt sneller, maar vereist wel een hogere kostenprovisie dan een gewone dagvaarding.

Ook tegen onrechtmatige of verwarringstichtende domeinnaamregistraties – ook wel cybersquatting genoemd – bestaan verschillende snelle actiemogelijkheden die op korte termijn tot de gedwongen stopzetting of overdracht van de domeinnaam kunnen leiden. Een domeinnaamregistratie is onrechtmatig wanneer de aanvrager zonder recht of belang overging tot registratie met het oogmerk er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. Bijvoorbeeld uit geldgewin of om te teren op andermans naamsbekendheid.

Om brand piracy te vermijden, registreert u natuurlijk best zo snel mogelijk uw naam (of logo) als merk en domeinnaam. Wanneer toch blijkt dat iemand u voor is geweest, betekent dat echter niet per se dat u bij de pakken moet blijven zitten.