Merkbescherming in de Metaverse en bij NFT’s? Niet standaard inbegrepen in je merkdepot! (Sirius Legal)

Wat zijn NFT’s?

NFT staat voor non-fungible token. Het zijn digitale assets die gemaakt worden op basis van smart contracts en die vastgelegd worden in een blockchain.  NFT’s zijn vandaag wellicht de meest veilige en moderne technologie om unieke eigendomsbewijzen te creëren op zowel puur virtuele goederen als op fysieke goederen die we uniek willen maken.  Zo experimenteert Nike al langer met “unieke” sneakers, waarvan de authenticiteit én de eigendom bewezen worden door een aan de sneakers gelinkte NFT.  Het is precies bij dit soort toepassingen dat NFT’s interessant worden voor wakkere marketeers, natuurlijk.

Kledingmerken kunnen in de nabije toekomst bijvoorbeeld samenwerkingen aangaan met platformen als Fortnite, waarbij jouw avatar precies dezelfde unieke trui of broek kan dragen die jij ook in het echt draagt, en die aan een NFT gekoppeld is om de echtheid ervan te bewijzen. Die digitale kleding kan je dan weer gaan verkopen aan anderen en daarmee ontstaat een geheel nieuwe markt. NFT’s zijn op die manier potentiële bouwstenen voor een nieuwe, virtuele economie, onder andere in de Metaverse.

Maar ook los van online platformen en de virtuele wereld hebben NFT’s succes, getuige de veel succesvolle marketingacties van grote merken de voorbije tijd. Alle ingrediënten om NFT’s een plaats te geven in de communicatiestrategie van jouw brand zijn aanwezig. De onderliggende technologie is er en de markt is er klaar voor.

Is jouw merk ook juridisch klaar voor de virtuele wereld?

Als brand owner moet je wel aandacht hebben voor de juridische veiligheid van je merk.  Je hebt ongetwijfeld je merknaam gedeponeerd, maar in de meeste gevallen volstaat dat merkdepot niet om je naam ook in een digitale omgeving te beschermen.

Merkbescherming werkt immers per “klasse” van goederen en diensten.  Alleen in de klasse waarvoor je bescherming vraagt, is je naam beschermd.  Standaard kan je 2 klassen aangeven bij een merkdepot.  Voor elke bijkomende klasse moet je extra betalen.  Wie zijn of haar merknaam als kledingmerk beschermd heeft, heeft dat veelal gedaan in klasse 25 (kleding) en wie die kleding online verkoopt heeft wellicht ook een merkbescherming voor klasse 35 (diensten van een webshop).

Geen van beide beschermt echter je merknaam voldoende in een virtuele context, in de Metaverse, op Fortnite of andere platformen of bij het gebruik van NFT’s.  Daarvoor moet je bijkomende bescherming voorzien als je wil voorkomen dat anderen digitaal met je naam aan de haal gaan.

Verduidelijking door de overheid

Het Europese merkenbureau EUIPO en het Benelux merkenbureau BOIP hebben onlangs verduidelijkt hoe je best je merknaam beschermt in een virtuele omgeving.

Wie zijn of haar merk ook virtueel en digitaal optimaal wil beschermen, houdt best rekening met de volgende tips van het EUIPO en het BOIP:

• Virtuele assets worden niet beschermd onder de klasse waarin hun “echte” tegenhangers beschermd worden (bvb de al genoemde klasse 25 voor kleding).
• Virtuele assets worden daarentegen altijd ingedeeld in klasse 9, net als andere digitale en/of downloadbare content
• Bij een merkinschrijving is het gebruik van de term ‘virtuele waren’ onvoldoende duidelijk en nauwkeurig. De merkaanvrager moet preciseren op welke content deze betrekking hebben. Bijvoorbeeld “downloadbare virtuele waren, namelijk virtuele kleding”
• Hetzelfde geldt voor NFT: deze term is op zichzelf niet aanvaardbaar en dient vergezeld te worden door een uitleg
• Diensten in verband met virtuele goederen en NFT’s worden daarentegen wél gewoon geclassificeerd overeenkomstig de gangbare classificaties voor diensten

One step at a time…

De verduidelijking door het EUIPO is nuttig en nodig, maar tegelijk zijn duidelijk niet alle vragen opgelost. Niet alle virtuele goederen passen in klasse 9. Virtuele goederen die alleen in browserapplicaties worden gebruikt, vallen bijvoorbeeld niet in klasse 9 als ze niet kunnen worden gedownload. Die assets kunnen alleen geregistreerd worden samen met de ermee samenhangende diensten (bijv. in klasse 42).  Ook voor NFT’s die de virtuele grenzen van de Metaverse overschrijden, is de situatie onduidelijk.  Dat is bijvoorbeeld het geval voor de al genoemde echtheidscertificaten die aan een paar sneakers gekoppeld worden.  Het EUIPO geeft hiervoor geen duidelijke richtlijnen en wellicht is een dubbele inschrijving in de “virtuele” klasse 9 én in de bijhorende “fysieke” klasse nodig.

De definitie die het EUIPO hanteert voor NFT’s lokt bovendien ook heel wat reactie uit.   Het EUIPO spreekt van “certificaten geregistreerd in een blockchain”, maar die definitie is veel te beperkt en dekt absoluut niet de lading van wat een NFT vandaag inhoudt.  Een NFT is immers niet enkel een “certificaat” dat ergens geregistreerd wordt en eigendom bewijst, maar het is eveneens een verhandelbaar actiefbestanddeel, een (weliswaar non fungible) token die je kan doorverkopen of ruilen.  Het is een beetje vreemd om vast te stellen dat enerzijds de EU werkt aan de MiCA-verordening, die de handel in cryptoassets wil regelen en waarin wél een definitie van cryptoassets is opgenomen die NFT’s mee dekt, maar dat anderzijds het EUIPO die definitie niet overneemt en daardoor juridische onduidelijkheid en onzekerheid creëert.  Wordt ongetwijfeld nog vervolgd…

Wat betekent dat concreet voor jouw merk?

Als je overweegt om met NFT’s aan de slag te gaan of om een aanwezigheid op te bouwen in de Metaverse of in andere virtuele werelden, check je best even vooraf je merkenportefeuille:

• Een uitbreiding naar klasse 9 is wellicht nodig
• Die uitbreiding moet bovendien zorgvuldig en voldoende gedetailleerd gebeuren, anders dreigt ze als puntje bij paaltje komt onbruikbaar te zijn
• Een uitbreiding van je merkbescherming in de fysieke wereld is wellicht ook verstandig.  Het internet kent immers geen grenzen en met enkel een Beneluxmerk in handen, dreig je voor héél moeilijke discussies te staan als morgen een bedrijf uit de VS, China of Rusland in jouw vaarwater terechtkomt
• Als je aan de slag gaat met je merkenportefeuille is het wellicht nuttig om een globale check en update te doen
• In een bredere oefening kan je best ook een blik werpen op je (al dan niet geregistreerde) modellen en domeinnamen, zodat je optimaal beschermd blijft

Bron: Sirius Legal