Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten opstellen en beoordelen

Webinar on demand

ICT-contracten en gegevensbescherming

Webinar on demand

Je eigen naam is geen vrijbrief voor gebruik ervan (Intellectueel eigendom)

Auteur: Maarten Koolen (Intellectueel eigendom)

Hailey Bieber heeft een eigen merk gelanceerd op gebied van skincare. De naam van het merk is Rhode. Dit is de tweede naam van Bieber, die voluit Hailey Rhode Bieber heet.

Bieber heeft in 2018 het merk Rhode geprobeerd te kopen, maar dat wilde de merkhouder niet. Nu wil ze per se die merknaam omdat het haar tweede naam is, maar het lijkt erop dat dit niet zal slagen.

Hoe zit dat precies?

De zaak is in de Verenigde Staten aangespannen door de ondernemers Purna Khatau en Phoebe Vickers die het merk Rhode in 2014 zijn begonnen. Omdat het merkenrecht in de VS juist wat anders werkt dan hier, leg ik graag eerst de verschillen uit.

In Amerika kent men een declaratief systeem. Dit betekent dat je rechten kunt krijgen op een naam door het gebruik in het handelsverkeer. Zonder daadwerkelijke registratie van het merk dus.

Het kan hierdoor lijken dat een merkregistratie in Amerika niet per se noodzakelijk is, maar dat is niet correct. Wanneer je beroep wil doen op je rechten als er sprake is van merkinbreuk, is een registratie essentieel.

Zoals bekend kennen we in de Benelux en Europese Unie een attributief systeem. Dit betekent dat je geen rechten kan verkrijgen op een teken zolang het niet als merk geregistreerd is.

Gebruik van een merk in de Verenigde Staten

Anders dan hier moet je bij registratie van je merk in de VS een verklaring ondertekenen waarin je aangeeft de intentie te hebben het als merk te gaan gebruiken. Na inschrijving van het merk moet tevens gebruik worden aangetoond om de rechten te kunnen behouden.

Om te toetsen of het merk gebruikt wordt zoals het geregistreerd is en ook aan alle vereisten voldoet, zoals wetten op gebied van drugs, wordt de ACID-test gevolgd.

ACID staat hierin voor Adjective, Consistent, Identify en Distinctive. Hierbij wordt dus gekeken of het teken consistent als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt om waren of diensten te identificeren en het merkteken op zo’n manier wordt weergegeven dat het opvalt tussen de omringende tekens. Dit wordt ook wel onderscheidend vermogen van merken genoemd.

Kan je jouw eigen naam als merk vastleggen in de Benelux en EU?

In de Benelux en Europese Unie gelden geen beperkingen op gebied van registratie van je eigen naam als merk, tenzij jouw naam onvoldoende onderscheidend vermogen heeft, omdat het bijvoorbeeld aanprijzend is. Als jouw achternaam ‘Super’ is of ‘Van Antwerpen’, dan zal het lastig zijn om deze als merk te registreren voor jouw waren of diensten.

En hoe zit dat in de VS?

Het vastleggen van je eigen naam in de Verenigde Staten is lastiger. Zo kan alleen een achternaam nooit een merk zijn en een voornaam en achternaam kunnen alleen in aanmerking komen voor het registreren als merk op het moment dat de naamgever hier direct bij betrokken is.

Als het merk bijvoorbeeld John Doe is en John is al overleden, dan kan dat problemen geven tijdens de registratieprocedure. Dit geldt niet als John komt te overlijden na de registratieprocedure.

Heb je dan niet sowieso recht op gebruik van je eigen naam?

Je zou zeggen dat je jouw eigen naam altijd moet kunnen gebruiken als merk. Toch is dat niet het geval, tenzij je jouw familienaam op een eerlijke manier gebruikt in het commerciële verkeer. In dat geval kan de merkhouder dit niet verbieden.

“Eerlijk” is natuurlijk een heel subjectief begrip en daarom wordt vastgehouden aan het principe dat je niet onrechtmatig voordeel mag halen uit het gebruik van de merknaam van een ander. Ook al is het tevens jouw naam.

Als er geen sprake van verwarring kan zijn, zal dit niet spelen. Zo zijn dezelfde namen voor wijn en wijnglazen niet als verwarrend gezien en gelijkaardige namen voor kippenvlees en kippenvervoer wel.

Als je geen noodzaak kan aantonen voor gebruik van de familienaam die een ander al heeft vastgelegd, dan kan je daar geen aanspraak op maken en mag je deze niet gebruiken.

Stel dat ik Heineken heet en ik wil een kroeg beginnen onder deze naam, dan voelt iedereen wel aan dat de grote brouwerij dit niet zal toestaan. Juist ook omdat horeca aanverwant is aan bieren. Even afgezien van het feit dat Heineken hun merknaam natuurlijk ook heeft geregistreerd voor horecadiensten.

Is er ouder gebruik door Hailey Bieber?

Omdat je in de Verenigde Staten rechten kunt verkrijgen op een naam zonder deze te registreren, zou een uitweg mogelijk zijn door te stellen dat Hailey Rhode Baldwin, zoals haar geboortenaam luidt, de naam al gebruikt sinds haar geboorte in 1996. Helaas voor Bieber gaat deze ballon niet op. Ze heeft het immers niet gebruikt voor de skin verzorgingslijn vanaf 1996. Of in ieder geval voor 2014, zoals de wederpartij.

Wat nu?

Dat is lastig te zeggen. In de Verenigde Staten toetst het USPTO op het moment dat het merk wordt aangevraagd of er merken zijn met oudere rechten en bekijkt het of dit voor verwarring kan zorgen. Als dat het geval is, dan volgt een office action en moet worden beoordeeld of het merk kan worden ingeschreven of niet.

Nu is het wel zo dat het oudere merk een kledingmerk is en het merk van Hailey Bieber een merk op gebied van verzorgingsproducten voor de huid. Mogelijk kan dit als aanverwant worden gezien of wordt het risico door de rechter meegenomen dat de bekendheid van Hailey Bieber het merk van Purna Khatau en Phoebe Vickers volledig zal ondersneeuwen.

Het bewijs dat Bieber hun merk al eerder heeft geprobeerd te kopen, werkt in ieder geval niet in haar voordeel.

Bron: Intellectueel eigendom