Lionel Messi scoort in procedure (Novagraaf)

IT & IP | 2 mei 2018

Auteur: Theo Visser (Novagraaf)

Publicatiedatum: 26/04/2018

FC Barcelona-ster Lionel Messi mag zijn beeldmerk registreren voor kleding en sportartikelen, zo bepaalde het Gerecht van de Europese Unie (hierna: Gerecht EU) op 26 april. Belangrijk is dat het Gerecht EU van mening is dat de bekendheid van de voetballer opweegt tegen de visuele en fonetische overeenstemming met het woordmerk Massi.

In augustus 2011 heeft Lionel Andrés Messi Cuccittini, zoals zijn volledig naam luidt, het Europees merkenbureau verzocht om inschrijving van het onderstaande merk (links), onder meer voor kleding, schoenen, gymnastiek- en sportartikelen.

(NB: Oppositie werd gevoerd op basis van het woordmerk MASSI, niet op basis van bovenstaand beeldmerk)

Oppositie

In november 2011 heeft Jaime Masferrer Coma oppositie ingesteld tegen de inschrijving van Messi’s merk op grond van mogelijk verwarringsgevaar met de woordmerken MASSI, die onder meer zijn ingeschreven voor kleding, schoenen, fietshelmen, beschermingspakken en fietshandschoenen.

In 2013 heeft het Europees merkenbureau de oppositie toegewezen. Messi heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld. In april 2014 heeft het Europees merkenbureau het beroep verworpen. Volgens het Europees merkenbureau is er verwarringsgevaar tussen de beide merken. Deze stemmen immers overeen omdat de dominerende bestanddelen ervan, de merken MASSI en MESSI, bijna identiek zijn op visueel en fonetisch vlak. Een eventueel begripsmatig onderscheid zal, in voorkomend geval, slechts door een deel van het relevante publiek worden gemaakt.

Messi was het niet met de beslissing van het Europees merkenbureau eens en heeft dan ook de vernietiging ervan gevorderd voor het Gerecht EU.

Begripsmatig verschil

Met zijn arrest van 26 april vernietigt het Gerecht EU de beslissing van het Europees merkenbureau.

Om te beginnen benadrukt het Gerecht EU dat de tekens waaruit de conflicterende merken bestaan middelmatig visueel overeenstemmen, omdat het dominerende bestanddeel van Messi’s merk in zeer hoge mate overeenstemt met het woordbestanddeel van het merk MASSI. Vervolgens bevestigt het Gerecht EU de conclusie van het Europees merkenbureau dat de conflicterende merken op fonetisch vlak in hoge mate overeenstemmen. Het Gerecht EU is echter van oordeel dat het Europees merkenbureau de merken begripsmatig niet correct heeft vergeleken. Volgens het Gerecht EU kan niet worden geoordeeld dat Messi enkel bekend is bij het deel van het publiek dat geïnteresseerd is in voetbal of in sport in het algemeen. Hij is immers een bekende publieke figuur die op televisie te zien is en waarover vaak wordt gesproken op radio of televisie.

Bovendien is het Gerecht EU van mening dat het Europees merkenbureau had moeten onderzoeken of een aanzienlijk deel van het relevante publiek een begripsmatig verband zou kunnen leggen tussen de term “mess” en de naam van de beroemde voetballer. Ten slotte benadrukt het Gerecht EU dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren waarvoor verwarringsgevaar zou kunnen bestaan, onder meer sportartikelen en -kleding zijn, ook al gaat het niet alleen om voetbalartikelen en -kleding.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat een gemiddelde koper van die waren in de meeste gevallen geen rechtstreeks verband zal leggen tussen de merken Messi en Massi en de naam van de beroemde voetballer. Het Gerecht EU voegt daaraan toe dat het weliswaar mogelijk is dat een enkele consument nog nooit van Messi heeft gehoord of zich die naam niet kan herinneren, maar dat dit niet het typische geval betreft van de gemiddelde consument die sportartikelen of -kleding koopt.

Het Gerecht EU leidt hieruit af dat, ook al stemmen de conflicterende merken globaal gezien met elkaar overeen, de begripsmatige verschillen tussen die merken opwegen tegen de genoemde visuele en fonetische punten van overeenstemming. Een aanzienlijk deel van het relevante publiek zal het merk Messi immers associëren met de naam van de beroemde voetballer en daardoor het merk Massi begripsmatig anders opvatten.

De mate van overeenstemming tussen de merken is onvoldoende groot om te kunnen oordelen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Bijgevolg heeft het Europees merkenbureau, aldus het Gerecht EU, ten onrechte gesteld dat het gebruik van het merk MESSI voor kleding, schoenen, gymnastiek- of sportartikelen het gevaar kan doen ontstaan dat de consument dit merk verwart met het merk MASSI.