>>>Kwade trouw in het merkenrecht (Novagraaf)

Kwade trouw in het merkenrecht (Novagraaf)

Auteur: Louise van de Mortel (Novagraaf)

Publicatiedatum: 13/01/2020

Het merkenrecht geeft de mogelijkheid om op te treden tegen een ‘te kwader trouw’ aangevraagd merk. Op grond van Benelux- en EU-wetgeving kan een merkregistratie nietig worden verklaard als de houder van het merk te kwader trouw was toen hij de merkaanvraag indiende. De bewijslast voor de feiten waarvan wordt beweerd dat ze te kwader trouw zijn, ligt bij de partij die de nietigverklaring vordert. Dit is in overeenstemming met het algemene beginsel dat goede trouw moet worden verondersteld. Maar wanneer is er nu sprake van een depot te kwader trouw? Louise van de Mortel geeft uitleg.

Het begrip ‘kwade trouw’

Het begrip ‘kwade trouw’ wordt in de wetgeving niet gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven. Het begrip ‘kwade trouw’ veronderstelt, in overeenstemming met zijn gebruikelijke betekenis in het dagelijkse taalgebruik, de aanwezigheid van een oneerlijke gemoedstoestand of intentie. De betekenis en de reikwijdte van het begrip worden bepaald door rekening te houden met de gebruikelijke betekenis ervan in het dagelijkse taalgebruik. Ook dient er rekening te worden gehouden met de context waarin het voorkomt en met de doelstellingen die het merkenrecht nastreeft.

Het begrip ‘kwade trouw’ is door het Hof van Justitie EU nader ingevuld in verschillende arresten. Hieruit valt af te leiden dat er  sprake is van kwade trouw wanneer blijkt dat de houder van een merkregistratie de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk  een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Tijdstip

Om vast te stellen of er sprake was van kwade trouw bij de aanvraag, moet rekening worden gehouden met het voornemen van de aanvrager op het moment dat hij de aanvraag indiende. In dit verband moet worden opgemerkt dat het voornemen van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectieve factor is die moet worden bepaald aan de hand van de objectieve omstandigheden van het specifieke geval. Er dient een globale beoordeling te worden gemaakt rekening houdend met alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van indiening van de aanvraag. Het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip waarop inschrijving van het merk wordt verzocht dient te worden beoordeeld, waarbij het oogmerk van de gehele aanvraag van belang is en niet alleen het oogmerk met betrekking tot waarvoor het merk uiteindelijk is ingeschreven.

Factoren die kunnen wijzen op aanwezigheid van kwade trouw bij de aanvrager

Alle relevante feitelijke omstandigheden ten tijde van de indiening van de merkaanvraag moeten worden meegenomen in de globale beoordeling of sprake was van kwade trouw bij de aanvrager. Gedacht kan worden aan de omstandigheden waaronder het merk tot stand is gekomen, het gebruik sindsdien, de commerciële logica van inschrijving van het merk, de chronologie van gebeurtenissen die tot de aanvraag leidden en andere omstandigheden.

Hieronder wil ik meer specifiek ingaan op een aantal factoren uit jurisprudentie die kunnen wijzen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de aanvrager van een merk.

1. Het feit dat de aanvrager weet of moet weten dat een derde een identiek of soortgelijk teken gebruikt voor identieke of soortgelijke producten of diensten die kunnen worden verward met het teken waarvoor de inschrijving is aangevraagd

Van dergelijke wetenschap kan bijvoorbeeld sprake zijn als partijen een zakelijke relatie met elkaar hebben gehad, waardoor de houder wist of behoorde te weten dat de andere partij het teken al langere tijd gebruikte. Maar er kan ook worden gedacht aan situaties waarin de bekendheid van het teken als een algemeen bekend feit moet worden aangemerkt, zoals een ‘historisch’ merk. In zo’n geval moet er bepaalde wetenschap worden verondersteld bij de merkhouder. Ook kan wetenschap bij de merkhouder worden verondersteld  door een bepaalde gelijkheid of quasi-gelijkheid tussen merk en ouder teken, welke gelijkheid geen toeval kan zijn.

Als een ouder teken voor een bepaalde duur is gebruikt of een meer algemene bekendheid heeft verkregen in de betrokken economische sector, dan mag deze kennis worden verondersteld te bestaan bij de aanvrager die dan van het gebruik “had moeten weten”. Hoe ouder het gebruik is van een teken, hoe waarschijnlijker het is dat de houder van het merk kennis had van het bestaan van het teken. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dit vermoeden zelfs van toepassing zijn indien het teken buiten de Benelux/de EU was ingeschreven. De kennis van een ouder teken is echter op zich zelf niet voldoende om kwade trouw van de aanvrager te bewijzen. Het hangt altijd af van de omstandigheden in een specifiek geval. Evenmin volstaat de enkele wetenschap dat een derde in het buitenland een verwarringwekkend overeenstemmend merk gebruikt om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is verricht.

Voor een succesvol beroep op kwade trouw van de aanvrager is niet vereist dat sprake is van verwarringsgevaar. Het verwarringsgevaar is één van de in aanmerking te nemen relevante factoren voor het bestaan van kwader trouw. Bij afwezigheid van verwarringsgevaar kunnen andere feitelijke omstandigheden de kwade trouw van de aanvrager met zich meebrengen.

2. De oneerlijke bedoelingen van de houder van het merk

Als een merk wordt aangevraagd voor een ander doel dan de herkomstaanduidingsfunctie en speculatief of louter met het oog op een financiële vergoeding wordt ingediend, kan sprake zijn van kwade trouw, bijvoorbeeld als de houder van het merk wetenschap had van het ouder identieke of verwarringwekkend overeenstemmende teken van de nietigverklaring vorderende partij en voornemens was om op deze wijze een financiële vergoeding van deze partij te verkrijgen.

Ook kan kwade trouw worden aangetoond wanneer kan worden afgeleid dat de aanvrager van het merk in werkelijkheid beoogt op parasitaire wijze de bekendheid van ingeschreven merken te exploiteren en daaruit voordeel te halen, ook al zijn die merken vervallen.

Hoewel de aanvrager van een merk niet verplicht is om op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag van een merk ook de bedoeling te hebben het te gebruiken, kan het als een indicatie van oneerlijke bedoelingen gezien worden als achteraf blijkt dat de houder het merk alleen heeft laten inschrijven om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen en/of er economisch voordeel uit te halen.

Het kunstmatig verlengen van de gebruikstermijn, door bijvoorbeeld steeds een nieuwe aanvraag in te dienen voor een reeds bestaand merk om op die wijze te voorkomen dat een merk verloren zou gaan door onvoldoende gebruik, kan leiden tot vaststelling van kwade trouw bij de aanvrager. Als de houder van een merk in overeenstemming met de normale handelspraktijk probeert variaties van zijn teken te beschermen, zoals in situaties waarin een logo een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt, is dit geen grond voor het aannemen van kwade trouw bij de aanvrager.

Als sprake was van een directe of indirecte betrekking tussen de partijen vóór de aanvraag van het merk, denk aan een (pre/post) contractuele betrekking, zou dit een indicatie kunnen zijn van kwade trouw bij de houder van het merk.

3. De mate van rechtsbescherming

De aard van het aangevraagde merk kan een belangrijke indicatiefactor zijn. Kwade trouw wordt sneller aangenomen naarmate de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is. Bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw moet ook rekening worden gehouden met de mate van bekendheid van het teken toen het werd aangevraagd. Indien het teken al veel bekendheid genoot, zal eerder sprake zijn van een registratie te kwader trouw.

Lees hier het originele artikel

2020-02-03T16:57:23+00:00 7 februari 2020|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , |