Hof van Justitie EU geeft uitleg over reparatieclausule modellenrecht (Novagraaf)

Auteur: Myrthe Pardoen (Novagraaf)

Publicatiedatum: 06/02/2018

Onlangs heeft het Hof van Justitie EU (HvJ EU) uitleg gegeven aan de reikwijdte van de reparatieclausule in het modellenrecht. De zaak omvat de vraag of (auto)fabrikanten op grond van hun modelrechten op kunnen treden tegen het gebruik van replica reserveonderdelen.

De uitspraak betreft een gevoegde zaak tussen Acacia (autohandelaar in velgen) en respectievelijk Audi en Porsche. Audi en Porsche zijn rechthebbende van diverse gemeenschapsmodellen voor autovelgen en wielen. Zij stellen dat Acacia door het produceren en verkopen van replica-velgen inbreuk maakt op hun gemeenschapsmodellen. Acacia beroept zich daarop op de reparatieclausule uit het modellenrecht.

De reparatieclausule 

Los van de auto als geheel, zijn auto-onderdelen – mits wordt voldaan aan bepaalde vereisten – te beschermen via het modellenrecht, dat  de houder het uitsluitend recht geeft derden te verbieden hetzelfde of een sterk gelijkend model te vervaardigen, aan te bieden of in de handel te brengen.

Het modellenrecht kent wat betreft reserve-onderdelen (waaronder auto-onderdelen) een beperking op dit exclusieve recht van de houder van een gemeenschapsmodel, via de zogeheten reparatieclausule. Deze beperking komt er op neer  dat ‘geen bescherming wordt verkregen voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel indien het onderdeel wordt gebruikt voor de reparatie van dit voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven’.

Met andere woorden, een modelrechthebbende kan zich niet verzetten tegen het verhandelen van reparatieonderdelen. Het monopoliseren van markten van reserveonderdelen is onwenselijk, onafhankelijke fabrikanten dienen volgens de wetgever de mogelijkheid te krijgen toe te treden tot de reparatiemarkt.

Tot op heden was echter onduidelijk wat hier precies onder geschaard kan worden. Om die reden zijn prejudiciële vragen gesteld, waarin uitleg over de reikwijdte van de clausule wordt verzocht.

Oordeel HvJ EU

Samengesteld voortbrengsel

Uit de ontstaansgeschiedenis en context van het betrokken wetsartikel blijkt volgens het Hof niet dat de reparatieclausule beperkt is tot onderdelen van een samengesteld voortbrengsel waarvan de vorm op grond van uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model (bijvoorbeeld vormgebonden onderdelen zoals koplampen). Dat betekent dat alle reserveonderdelen onder deze restrictie vallen, ongeacht de vorm.

De clausule is uitsluitend van toepassing wanneer het gebruik van het onderdeel vereist is om het defecte samengestelde voortbrengsel te repareren. De reparatie dient te worden verricht ‘om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven’. Het begrip ‘reparatie’ dient daarbij ruim te worden uitgelegd en omvat alle vormen van gebruik van een onderdeel voor reparaties: het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken en het in voorraad hebben van een reserveonderdeel.

Visueel oogpunt

De reparatieclausule is volgens het Hof uitsluitend van toepassing op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel die uit visueel oogpunt dezelfde kenmerken hebben als de originele onderdelen. Dit vloeit voort uit het vereiste dat de reparatie dient te worden uitgevoerd om de ‘oorspronkelijke’ uiterlijke kenmerken terug te geven aan het samengestelde voortbrengsel zoals het op de markt is gebracht. Onderdelen die qua vormgeving, kleur of afmetingen te veel afwijken van het originele onderdeel zijn hiervan dus uitgesloten.

Zorgplicht

Tot slot oordeelt het Hof dat op diegene die zich op de reparatieclausule beroept een zorgplicht rust om te waarborgen dat ‘downstream-gebruikers’ de voorwaarden van de reparatieclausule naleven. Niet vereist is dat de fabrikant of verkoper van reserveonderdelen objectief en in alle gevallen waarborgt dat de onderdelen die hij vervaardigt of verkoopt door eindgebruiker ook daadwerkelijk in lijn met de gestelde voorwaarden gebruikt. Wel dient door hen het volgende in acht te worden genomen:

• Downstream-gebruikers dienen te worden ingelicht dat het gebruikte onderdeel puur wordt gebruikt voor de reparatie om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven en dat het is vervaardigd volgens een model waarvan zij niet de houders zijn;
• Fabrikanten of verkopers van reserveonderdelen dienen erop toe te zien dat downstream-gebruikers niet de intentie hebben de onderdelen te gebruiken op een wijze die niet aan de reparatieclausule voldoet;
• Fabrikanten of verkopers van reserveonderdelen mogen geen onderdelen verkopen wanneer zij weten of redelijkerwijs konden weten dat downstream-gebruikers in de toekomst de intentie hebben de onderdelen voor andere doeleinden dan reparaties te gebruiken.

Conclusie

Volgens het Hof dient de reparatieclausule ruim uitgelegd te worden en omvat het alle reserveonderdelen, mits de reparatie het doel heeft om het voortbrengsel de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.

De zaak wordt verder behandeld door de nationale instanties, waarbij zal dienen te worden beoordeeld of Acacia aan de hand van bovenstaande een gerechtvaardigd beroep kan doen op de reparatieclausule en zij rechtmatig gebruik kan maken van replica-velgen. Het arrest is niet alleen relevant voor de autobranche, maar van toepassing op alle reparatie-onderdelen, mits voldaan is aan de genoemde eisen.

Merkgebruik en reparatieonderdelen

Los van een gerechtvaardigd beroep op de reparatieclausule dient altijd te worden opgepast met merkgebruik. Zo is het voor fabrikanten niet toegestaan om zonder toestemming van de merkhouder een merk van een (auto)fabrikant op reserveonderdelen te plaatsen. Uit eerdere rechtspraak volgt namelijk dat de reparatieclausule uit het modellenrecht het gebruik van een merk zonder toestemming op reparatieonderdelen niet rechtvaardigt.

Lees hier het originele artikel